La nulidad de la marca inscrita. Su titular ante la mala fe del solicitante
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La nulidad de la marca inscrita. Su titular ante la mala fe del solicitante

Tirant

Este trabajo trata de ofrecer diferentes soluciones al titular marcario que se enfrenta a la solicitud de nulidad de su marca o bien a la demanda reconvencional de nulidad tras haber procedido a demandar por infracción ...

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La nulidad de la marca inscrita

Este trabajo trata de ofrecer diferentes soluciones al titular marcario que se enfrenta a la solicitud de nulidad de su marca o bien a la demanda reconvencional de nulidad tras haber procedido a demandar por infracción de su derecho marcario. La mala fe como elemento central de la obra es tratado y estudiado no solo desde la propia normativa marcaria sino acudiendo al concepto general de buena fe recogido en nuestro Código Civil, así como y especial, a la más específica regulación de la buena fe de la normativa de competencia desleal. Y lo realmente novedoso de esta monografía es el estudio de la mala fe como elemento concurrente en quien la alega persiguiendo su nulidad. Es decir, que se centra en la mala fe de quien solicita la nulidad por mala fe.

De entre las analizadas, dos son las situaciones que destacan en el tratamiento llevado a cabo sobre la mala fe como causa de nulidad absoluta de la marca. Por un lado, la del titular que pretende una protección mayor a la concedida por su ordenamiento marcario patrio, sin acudir a las oportunidades que ofrece la marca internacional, de manera que solicita la nulidad de una marca posterior alegando la mala fe. Y, por otro lado, el caso de quien tolera una situación de utilización de una marca a sabiendas de que ha sido solicitada de mala fe, esperando el momento estratégicamente oportuno desde el punto de vista del mercado, para solicitar la nulidad, causando un perjuicio injustificable al tratarse de un modus operandi provisto de tan mala fe como la que pudiera apreciarse en el solicitante posterior de la marca. Posibilidad que ahora se ve reforzada por la falta de inmunidad registral que, hasta no hace demasiado tiempo, protegía a cualquier legítimo titular marcario.

ÍNDICE

Prólogo

Introducción

Capítulo I: La mala fe en los procedimientos de registro y nulidad marcaria

1. La Mala fe y el procedimiento registral de la marca

2. Mala fe en la petición de nulidad de la marca

3. Mala fe en su doble vertiente objetiva y subjetiva: visión preliminar del concepto

Capítulo II. la Buena fe en la normativa de competencia desleal. Conexiones con el derecho marcario

1. Marcas y competencia desleal: el criterio de la complementariedad

2. La buena fe en la competencia desleal: relación con el aspecto objetivo analizable en el ámbito marcario

3. El consumidor como nexo y referencia en los ámbitos marcario y de competencia desleal

4. Otro caso de competencia desleal en relación con la marca y la alegación de mala fe: la explotación de la reputación ajena

5. La alegación del acto desleal del art. 12 LCD por el demando de nulidad

Capítulo III. Reinterpretación de la cláusula general de la LCD y alegación de la explotación de la reputación ajena en el ámbito marcario

1. La cláusula general de la competencia desleal: cobertura de actos no tipificados por la propia LCD

2. Propuesta de una interpretación diferente de la cláusula general

3. Posibilidades de alegar el aprovechamiento de la reputación ajena

4. La cláusula general aplicada a las conductas frente a consumidores, una obligada referencia a los arts.19 y 20 LCD

5. Interpretación sistemática contraria a los elementos cumulativos en prácticas empresariales con los consumidores: una remisión a los arts. 19 y 20 LCD

Capítulo IV. La mala fe en el ámbito marcario: registro, infracciones y teoría de las funciones de la marca

1. Mala fe en la solicitud de registro o en la infracción marcaria

2. La infracción marcaria y la mala fe tras la misma, un caso de referencia

3. La marca: la figura del consumidor y la confusión como elementos configuradores de su régimen jurídico

4. Brevísimo apunte histórico en nuestro país sobre la protección de los signos distintivos y su relación con la competencia ilícita y ámbito penal

5. Régimen del ius prohibendi y confusión: ilícito marcario y ¿deslealtad?

6. Resultado de la evolución jurisprudencial del TJUE sobre las funciones de la marca

Capítulo V: deslealtad y nuevas funciones de la marca

1. El art. 10.6 DMUE y reconocimiento de funciones marcarias diferentes a la del origen empresarial

2. Consecuencias con relación al art. 10 DMUE y el extendido ius prohibendi del titular marcario

3. Teoría de funciones de la marca y permanencia del apartado 6 del art. 10 DMUE

4. La deslealtad para considerar infringida una marca en el ámbito europeo

Capítulo VI. Marcas notorias y renombradas: de nuevo la deslealtad como referencia

1. La ventaja desleal como condición de impedimento de registro de marca igual o similar a marca renombrada anterior

2. La ventaja desleal como requisito más allá del renombre

3. La interpretación de la EUIPO y la nueva redacción de los artículos sobre marca renombrada

4. Marca renombrada y deslealtad en el ordenamiento jurídico español: siguiendo la derrota europea

5. Riesgo de confusión, asociación, vínculo o evocación

6. Confusión y asociación: coincidencias en LCD y LM

Capítulo VII. Caracterización de la mala fe en la actualidad tras la evolución normativa y jurisprudencial marcaria

1. La mala fe en la normativa española y europea

2. La mala fe en el Derecho de Marcas europeo

3. El abuso de derecho y por ende mala fe de quien solicita la nulidad: el caso Donaldson

4. Aplicación de lo anterior a nuestro caso leitmotive

Capítulo VIII. La expansión ilimitada del concepto de mala fe y la inmunidad registral

1. El caso Ann Taylor: breve exposición del caso y las cuestiones controvertidas

2. Nuevos matices sobre viejas cuestiones en el caso Ann Taylor: de nuevo virando hacia la competencia desleal

3. La trascendencia de prescindir de límites geográficos y temporales para valorar la mala fe

4. Valoración crítica de algunas cuestiones planteadas en el caso Ann Taylor

5. La protección de marca registrada en el extranjero según la DMUE

6. La protección de una marca frente al registro en otro Estado miembro de la UE. Una oportunidad perdida de armonización

7. La inmunidad registral, TJUE, Tribunal Supremo y modificación de nuestra Ley de marcas

Bibliografía

Jurisprudencia

Paginas
336
Autor
Antonio Galacho Abolafio
Fecha de edición
1ª edición Enero 2023
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